作 者 | 趙保春 汪妍瑜
用外觀設(shè)計(jì)專利作為現(xiàn)有技術(shù)去無(wú)效發(fā)明專利？相信對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō)只是個(gè)傳說(shuō)，有幸的是，筆者最近碰到一個(gè)這樣的案子，而且專利復(fù)審委的決定是將發(fā)明專利全部無(wú)效。
一、背景介紹
去年年底接到一有關(guān)釣魚用魚線輪的發(fā)明專利侵權(quán)訴訟，我們代理被告一方。原告一方為古洛布萊株式會(huì)社。不查不知道，原來(lái)古洛布萊株式會(huì)社是日本東證上市公司原名大和精工，世界最大魚線輪制造商，其魚線輪走的是高端路線，價(jià)格是全世界首屈一指的。
然而我們的當(dāng)事人不算國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，走的中端市場(chǎng)，魚線輪的價(jià)格恨不得跟原告差個(gè)數(shù)量級(jí)，在市場(chǎng)上雙方客戶從無(wú)交叉，不屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的范疇。行業(yè)老大來(lái)找我們事我們也很不理解，但來(lái)都來(lái)了絕不怕事。只是后來(lái)原告對(duì)此事之重視，不在我們預(yù)料范圍，這是后話按下不表。
二、案情介紹
涉案專利（下稱本專利）專利號(hào)為ZL201010207216.7，其涉及一種釣魚用的魚線輪，存在歐洲、美國(guó)、韓國(guó)專利同族且均已被授權(quán)。該方案基本內(nèi)容如下：
“一種釣魚用旋轉(zhuǎn)卷線器，具有安裝有支承構(gòu)件的轉(zhuǎn)子，在轉(zhuǎn)子主體部的兩側(cè)相對(duì)地形成一對(duì)臂部，在一個(gè)所述臂部的頂端部具備釣線導(dǎo)向部，根據(jù)所述轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)將釣線通過(guò)所述釣線導(dǎo)向部卷回于卷筒，其特征在于，具備從所述一對(duì)臂部的各頂端部向所述轉(zhuǎn)子主體部的后部延伸出的增強(qiáng)構(gòu)件”。
瀏覽了本專利的一些基本信息以后，筆者腦中浮現(xiàn)了以下幾個(gè)關(guān)鍵詞：方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單；權(quán)利要求保護(hù)范圍大；有歐美韓同族且均授權(quán)；申請(qǐng)人日本企業(yè)且是行業(yè)老大。這不正是體現(xiàn)檢索能力的大好時(shí)機(jī)嘛，隨后筆者的腎上腺激素爆棚。
三、檢索過(guò)程
一般來(lái)說(shuō)檢索之前，根據(jù)掌握的信息要初步擬定個(gè)檢索思路，或者起碼有個(gè)前期檢索思路，隨后再根據(jù)情況調(diào)整。需考慮的信息包括專利領(lǐng)域、發(fā)明特點(diǎn)、申請(qǐng)人國(guó)別、行業(yè)情況、同族審查情況等等，且這些信息考慮的順序和側(cè)重點(diǎn)隨案子不同而不同。
1.特點(diǎn)分析
具體到本專利，一個(gè)非常重要的特點(diǎn)是同族在歐美中韓四大局均獲得授權(quán)。但居然沒(méi)在本土日本申請(qǐng)，這是一個(gè)制得深究的問(wèn)題。
根據(jù)筆者多年的主觀經(jīng)驗(yàn)，客觀地說(shuō)，五大局的檢索文件范圍特點(diǎn)如下（在不參考同族的前提下），說(shuō)美日韓基本只檢索本國(guó)專利文件，歐洲檢索歐美國(guó)家專利文件，中國(guó)檢索所有國(guó)家專利文件。
本專利同族在歐美中韓均已授權(quán)，這些國(guó)家審查過(guò)程中均未引用日本專利文件，而且，魚線輪行業(yè)日本的技術(shù)水平最高，通過(guò)檢索A01K89這一魚線輪相關(guān)分類號(hào)，發(fā)現(xiàn)總共有30710篇專利，合計(jì)18429個(gè)專利族，其中，日本專利為14241篇， 9773個(gè)專利族，即該領(lǐng)域所有專利文件中日本專利文件約占一半，因此，可以看出，實(shí)際上相當(dāng)于本專利所有同族在審查過(guò)程中，對(duì)申請(qǐng)量最大技術(shù)最為先進(jìn)的日本專利文件沒(méi)有檢索，漏檢可能性最高的文件應(yīng)該就是日本專利文件，所以筆者以此為突破點(diǎn)，初步檢索思路為重點(diǎn)在日本專利文件中檢索。
2.初步檢索
通過(guò)使用IPC（國(guó)際專利分類號(hào)）、FI/FT（日本專利分類號(hào)）及其它分類號(hào)、關(guān)鍵詞等組合檢索，初步未發(fā)現(xiàn)特別相關(guān)的專利文件。
3.思路調(diào)整
此時(shí)筆者又對(duì)本專利的信息進(jìn)行了回顧，1）本專利申請(qǐng)人為日本公司，卻偏偏不在日本申請(qǐng)專利；2）本專利的方案，較為簡(jiǎn)單，從外部附圖就可以看出來(lái)。
根據(jù)1），筆者懷疑申請(qǐng)人不在日本申請(qǐng)，是不是怕申請(qǐng)之后會(huì)出現(xiàn)什么不利的后果；根據(jù)2），外觀設(shè)計(jì)專利完全可以公開本發(fā)明專利的部分方案。因此，筆者推斷，可能存在日本外觀設(shè)計(jì)專利對(duì)比文件，因?yàn)?，審查員在審查過(guò)程中一般不會(huì)去檢索別國(guó)的外觀設(shè)計(jì)專利文件。而在如果存在這樣的文件，日本本國(guó)審查員找到的可能性很大，所以，申請(qǐng)人可能是避免這一情況發(fā)生，而不在日本就該方案申請(qǐng)發(fā)明專利。筆者認(rèn)為需要考慮在日本外觀設(shè)計(jì)專利中去尋找對(duì)比文件。
4.再檢索-利用洛迦諾分類
利用洛迦諾分類22-05（狩獵和捕魚器械），結(jié)合主題關(guān)鍵詞、申請(qǐng)人名稱等繼續(xù)檢索，未發(fā)現(xiàn)有效的對(duì)比文件，不過(guò)發(fā)現(xiàn)了一些在后的相關(guān)專利文件。
此時(shí)筆者有注意到很多日本外觀設(shè)計(jì)專利在數(shù)據(jù)庫(kù)中并沒(méi)有洛迦諾分類，而是存在日本自己的外觀分類號(hào)K2-590（魚線輪部件及配件）等。
5.再檢索-利用日本外觀專利分類
用日本外觀專利分類號(hào)檢索，只有不到一百篇專利，很快就找到了JPD1340736S（公開日2008年9月29日）及一些類似專利。其外觀圖與本發(fā)明方案限定的權(quán)利要求較像，于是對(duì)專利內(nèi)容進(jìn)行了仔細(xì)閱讀，隨后發(fā)現(xiàn)其可以作為對(duì)比文件使用。
通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，本專利的專利權(quán)人為古洛布萊株式會(huì)社，其原名為大和精工株式會(huì)社。外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人為DAIWA精工株式會(huì)社，其實(shí)就是大和精工株式會(huì)社，即本專利和外觀設(shè)計(jì)對(duì)比文件均為一個(gè)專利權(quán)人所有。
四、方案比對(duì)
a)附圖對(duì)比
b)各方觀點(diǎn)比對(duì)
c)口審主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)及結(jié)論
口審時(shí)到庭一看，對(duì)方代理人上了四個(gè)，旁聽席原告來(lái)了3名員工（日本人），一名中國(guó)人，華麗麗的一大片啊，原告很重視嘛。反觀我們這里兩名委托代理人，當(dāng)事人沒(méi)有到場(chǎng)。只是那一刻我猜中了開頭，卻沒(méi)猜中六個(gè)小時(shí)庭審的結(jié)局。
庭審時(shí)四個(gè)代理人各個(gè)活躍，負(fù)責(zé)陳述的、負(fù)責(zé)挖坑的（當(dāng)然能被識(shí)破的坑兒那都不是事兒）、負(fù)責(zé)演示ppt的、負(fù)責(zé)總結(jié)并挑錯(cuò)的。我們兵來(lái)將擋水來(lái)土掩，堅(jiān)持自己的邏輯不被捎帶著走，順帶著指出對(duì)方一些邏輯缺陷，六小時(shí)高強(qiáng)度唇槍舌戰(zhàn)不知不覺(jué)就過(guò)去了。
庭審的焦點(diǎn)很多，我們庭后唯一不確定的只有一點(diǎn)，因?yàn)橹暗拇_沒(méi)有單獨(dú)用外觀設(shè)計(jì)結(jié)合公知常識(shí)無(wú)效掉發(fā)明專利的先例不知道合議組最后會(huì)如何認(rèn)定。很幸運(yùn)最后合議組還是以事實(shí)為依據(jù)法律為準(zhǔn)繩做出了公證的評(píng)價(jià)，摘錄如下。
外觀設(shè)計(jì)專利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產(chǎn)品外觀部結(jié)構(gòu)等技術(shù)要素，若本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)外觀設(shè)計(jì)專利的圖片或者照片并結(jié)合其簡(jiǎn)要說(shuō)明，能夠直接地、毫無(wú)異議地確定其部件的名稱、結(jié)構(gòu)、位置關(guān)系以及功能和作用等技術(shù)要素以及它們組合所形成的技術(shù)方案，則應(yīng)該認(rèn)為該外觀設(shè)計(jì)專利可以用于評(píng)價(jià)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶＠膭?chuàng)造性。
五、心得體會(huì)
通過(guò)本專利的檢索及無(wú)效過(guò)程的處理，筆者覺(jué)得有以下一些簡(jiǎn)單體會(huì)可以和大家分享。
對(duì)于無(wú)效請(qǐng)求人的來(lái)說(shuō)：
1.無(wú)效中檢索是最大的王道，檢索成功了案子就成功了80%。
2.當(dāng)面對(duì)發(fā)明專利檢索時(shí)，一定要不走尋常路。因?yàn)橛羞^(guò)專業(yè)訓(xùn)練的審查員在尋常路上一定已經(jīng)嘗試過(guò)。
3.檢索中要時(shí)刻注意調(diào)整檢索思路，不要局限于固有思維方式。
4.檢索中要注意積累知識(shí)，積累的越多，對(duì)案件的認(rèn)識(shí)就越全面、客觀。
5.幾大專利局的檢索都各有優(yōu)缺點(diǎn)，檢索過(guò)程中要注意參考使用但不要過(guò)分迷信。
6.外觀設(shè)計(jì)專利公開的內(nèi)容如果能夠構(gòu)成方技術(shù)案，則可以作為現(xiàn)有技術(shù)文件。
7.簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)類專利可以考慮去檢索外觀設(shè)計(jì)專利文件。
對(duì)于專利權(quán)人或代理人來(lái)說(shuō)：
對(duì)于功能性限定的撰寫方式，在從屬權(quán)利要求及說(shuō)明書中一定要有實(shí)現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)的描述，本專利中，增強(qiáng)構(gòu)件是其核心發(fā)明點(diǎn)，如果權(quán)利要求中及說(shuō)明書對(duì)于增強(qiáng)構(gòu)件的參數(shù)有進(jìn)一步的限定的話，由于外觀設(shè)計(jì)專利只能看出定性的內(nèi)容，無(wú)法得到定量的內(nèi)容，因此，則無(wú)效決定的結(jié)果也未可知。
